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【君熙法悟·知识产权】浅析专利侵权案件中的合法来源抗辩
2022-05-27

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[摘要]


法条依据






《专利法》第七十条:

“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十五条:

为生产经营目的的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,且举证证明该产品合法来源的,对于专利权人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

本条第一款所称不知道,是指实际不知道且不应当知道。

本条第一款所称合法来源,是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源,使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。





正文




在专利权侵权纠纷诉讼过程中,专利权人主张被控侵权方侵害其专利权,被控侵权方通常会提出合法来源抗辩,以广东省近三年的一审案件为例,其中有600件专利侵权纠纷案件的被控侵权方提出了合法来源抗辩,侵害外观设计专利权纠纷案件占432件,侵害实用新型专利权纠纷案件占120件,侵害发明专利权纠纷案件占48件。总体占三年全部专利侵权纠纷案件的7.61%





笔者认为,之所以被控侵权方提出合法来源抗辩如此频繁,是因为一旦该抗辩成立,那么被控侵权方可以依据专利法及司法解释的相关规定不承担赔偿责任。那么具体合法来源抗辩的成立条件有哪些呢?实践中被控侵权方如何举证才能得到法院支持呢?一般来说,合法来源抗辩需要同时满足以下两个成立要件:一是侵权产品使用者、销售者的主观善意,即不知道是未经专利权人许可而制造并售出。这是一种消极事实,根据证明规则,一般应由专利权人来证明被控侵权方知道或者应当知道其所使用、许诺销售或者销售的是侵权产品,从而否定合法来源抗辩的成立;若专利权人无法证明被控侵权方知道或者应当知道,则一般可以推定被控侵权方不知道其使用、许诺销售或者销售的是侵权产品,从而认定该侵权产品使用者、销售者是善意的。

第二个要件侵权产品有合法来源,此要件应该完全由被控侵权方进行举证,证明侵权产品是从正规合法渠道、以正常合理价格从其直接的供货方购进的事实。这是因为,合法来源抗辩制度在免除了侵权产品善意使用者、销售者赔偿责任的同时,还是要保护专利权人的合法权利。通过侵权产品使用者、销售者的举证,专利权人可以继续追究供货方的侵权责任,从而追本溯源地侵权产品的源头-制造者,以利于从根本上解决侵权问题。

实践中,法院对于被控侵权方主张合法来源抗辩审查较为严格,通过数据检索,法院判决合法来源抗辩不成立的主要原因有以下几种:


1.被控侵权方提供的送货单、合同、订单截图的真实性存疑,不成立合法来源抗辩。

“首先,被告所提交的出货单并未加盖任何公章,其真实性无法确认;其次送货单上所记载的产品名称与原告所购买的被诉侵权产品并不相同,被告亦未能举证证明两者为相同产品“

——广州知识产权法院(2018)粤73民初2743号案件

“第一、虽然微信转账记录显示向龙峰支付5280元,但未记载上述款项的用途,且该金额无法与订单总金额对应;第二、现有证据无法证明微信聊天记录及订单中的产品即为本案被诉侵权产品;第三、名片抬头及微信朋友圈截图分别为“广州龙峰椅业”“龙峰椅业”,与案外人广州凯匠美容美发设备有限公司名称不一致;最后,两原告对三被告的合法来源抗辩不予确认“

——广州知识产权法院(2017)粤73民初2706号案件


2.提供的合法来源购买产品与被控侵权产品无法对应,不成立合法来源抗辩。

“本案中,索科公司、新索科公司提供了买卖合同、发货单、物资收发卡、证明、产品实物等,主张被诉侵权产品来源于江西XXX电子科技有限公司,并将其尚未销售的产品提交法庭。但经当庭对比,该产品背部印有编码,而乔威公司经公证购买获得的被诉侵权产品背部并无类似编码,两者并不一致,无法证明被诉侵权产品来源于江西XXX电子科技有限公司,故索科公司、新索科公司的合法来源抗辩主张不成立,本院对其主张不予支持。“

——广州知识产权法院(2018)粤73民初173号案件


3.组装行为属于制造行为,从第三人处购买部分不侵权零件后,组装成专利产品,不成立合法来源抗辩。

“本案中被告提交的销售合同、送货单等证据能够证明其向深圳市安而惠照明科技有限公司采购相关产品的事实,但同样根据销售合同、送货单所注明的品名,可见其所购并非成品,亦不能与被诉侵权产品相对应。且其公司经营范围包含有节能照明器材、电子产品的技术开发、生产加工销售,其网销平台公司介绍亦声称是集LED照明产品设计、开发、生产制造、销售于一体的企业,综合判断,本院认为原告指控被告制造被诉侵权产品理由成立,被告所提合法来源抗辩理由不成立,本院不予采纳。”

——广州知识产权法院(2017)粤03民初660号案件



笔者认为



被控侵权方提出合法来源抗辩想要得到支持,首先需要审查提交证据完整性,提交的证据能够将交易过程完整提交并证明被控侵权产品购买自第三方的事实。其次审查证据的真实性、合法性、关联性。注意提交真实的交易凭证,其中合同、支付凭证、发票、送货单应当一一对应。注意自第三方购买的产品与案件的关联性,合法来源产品一定要和被控侵权产品一致,不能出现型号、规格、商标、甚至样式不一致的问题。另外,也要注意审查合法来源的卖方的主体资格,避免因合法来源卖方主体不明的问题,导致请求不被法院支持。


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